專利申請疑難解答
當(dāng)前,中國、日本、德國、韓國、法國和澳大利亞等國家具有實用新型專利申請類型。各國對于實用新型專利申請,通常采用類似于注冊的形式(即形式審查)進行審查。而這樣的審查制度決定了實用新型專利申請具有審查周期短、維護費用低等優(yōu)勢。并且在授權(quán)以后的法律糾紛程序中,在專利技術(shù)本身水平過硬的情況下,實用新型專利權(quán)與發(fā)明專利權(quán)一樣,具有同等的法律效率。
基于這些優(yōu)勢,實用新型專利申請一直備受國內(nèi)申請人青睞。近年來,外國申請人也展示出熱衷于實用新型專利申請的勢頭。
外國申請人向中國申請實用新型專利申請,有相當(dāng)一部分是通過PCT條約進入的。以這種方式進入中國的實用新型專利申請,經(jīng)常涉及到19條修改、28/41條修改等修改程序,這對中國初審員來說,也算是比較新的業(yè)務(wù),因此經(jīng)常出現(xiàn)審查員在審查時,發(fā)現(xiàn)不了還存在著19條修改文本或28/41條修改文本,然后在原始申請文本的權(quán)利要求書的基礎(chǔ)之上進行審查,進而基于該原始權(quán)利要求書發(fā)出有關(guān)多項引用的補正通知書。
但實際情況是,在修改后的19條修改或28/41條修改文本中,并不存在審查員聲稱的多項引用的缺陷。在這種情況下,通過陳述意見來告知審查員文本有誤,就能夠有效應(yīng)對補正通知書。在此,筆者還是真誠地希望初審員在審查時能夠首先查看是否有修改項目,在確定正確的文本以后再做審查,以避免發(fā)出類似的無效的補正通知書。
為了促進實用新型專利申請的順利審查,筆者總結(jié)了以下注意事項,與大家分享。
關(guān)于說明書摘要:
說明書摘要包括文字部分和摘要附圖兩部分。
中國專利法實施細則第23條規(guī)定了:說明書摘要應(yīng)當(dāng)寫明實用新型的名稱,文字部分不得*過300個字。
說明書摘要的主要功能是為公眾披露檢索信息,它并不作為申請文件原始公開的內(nèi)容。為了方便整體地檢索,要求說明書摘要能反應(yīng)全部技術(shù)內(nèi)容,也就是包括實用新型的名稱,并且摘要中的名稱必須與說明書中的實用新型名稱一致。因此在說明書摘要中,可以在開頭寫上主題名稱,這樣會便于在授權(quán)公告流程中,將該名稱布置在實用新型授權(quán)公布文本中的[54]實用新型名稱這一欄目中。
法條規(guī)定說明書摘要的文字部分應(yīng)在300字以內(nèi),設(shè)定該字數(shù)的原因是[57]摘要這一欄目中,空間也是有限的。在摘要*過300字的情況下,難以將其正常地排版在該項欄目下。
大家都知道,字數(shù)和字符數(shù)是兩個不同的指標。當(dāng)摘要當(dāng)中只有漢字和標點時,字數(shù)和字符數(shù)通常會保持一致,這時,我們要按照法條規(guī)定的300字的上限來組織摘要;而當(dāng)摘要中,除了漢字、標點以外,還包括數(shù)字、括號、字母甚至公式等時,字數(shù)會明顯少于字符數(shù),在這種情況下,審查員是按照字符數(shù)來審查摘要字數(shù)的,當(dāng)前審查員能接受的字符數(shù)上限是350個字符,這350個字符包括所有的括號、標點、數(shù)字和字母等。
在作業(yè)過程中,在發(fā)現(xiàn)說明書摘要的字數(shù)在300字以上(字符數(shù)是350符以上)時,有時會為了避免進行不經(jīng)客戶允許而直接刪減說明書摘要的操作,作業(yè)人會將說明書摘要里的眾多的全角括號轉(zhuǎn)換成半角括號,從而將字數(shù)控制在300字以內(nèi),這也同樣能將字符數(shù)控制在350字符以內(nèi)。但是,這種處理方式并不能真正的銷減字數(shù)或字符數(shù)。原因在于:在提出申請時提交的說明書摘要是PDF版本,在國家知識產(chǎn)權(quán)局收到該文件之后,在進行代碼化的過程當(dāng)中,這些半角的括號將又會被重新識別成全角括號,在這種情況下,說明書摘要的字數(shù)和字符數(shù)將會恢復(fù)成原始的*標狀態(tài)。除非提交申請時,就提交了xml格式的說明書摘要,這樣將不需要國家知識產(chǎn)權(quán)局的代碼化處理過程。但是,目前通過xml格式提交新申請的方式并沒有被普遍采用。
所以,筆者建議大家在作業(yè)中,如果摘要包括了漢字、標點、數(shù)字、括號和字母等而導(dǎo)致字數(shù)和字符數(shù)明顯不一致時,可以將注意力鎖定在審查員關(guān)注的字符數(shù)上,并且將字符數(shù)控制在350字符以內(nèi),這將是較為穩(wěn)妥的處理方式。在通過PCT條約進入中國的實用新型專利申請中,可以通過28/41條修改,一并對摘要的名稱和字符數(shù)進行修正。
關(guān)于權(quán)利要求書:
實用新型專利申請的權(quán)利要求書中,每項權(quán)利要求都必須用“其特征在于”、“其特征是”這兩個專用詞語當(dāng)中的一者來進行分界。“其特征在于”、“其特征是”是專利法實施細則第21條規(guī)定的專用詞語,該專用詞語中的“其”永遠專一地指代主題名稱,沒有任何其它可能,大家不必懷疑這里的“其”會出現(xiàn)不清楚指代誰的問題。
筆者不建議使用“其中”、“主題的特征在于”這類的分界詞,因為這樣的分界詞在實用新型專利申請的審查中,會有不被審查員接受的情況,建議只采用前面的“其特征在于”、“其特征是”這兩者之一。
關(guān)于說明書:
實用新型專利申請的說明書中,在實用新型內(nèi)容部分中,一定是要包括各個獨立權(quán)利要求。
首先,實用新型內(nèi)容部分的這些獨立權(quán)利要求,是從權(quán)利要求書中的各獨立權(quán)利要求拷貝而來。這樣能保持該內(nèi)容與權(quán)利要求書中的各獨立權(quán)利要求嚴格一致。如果說明書中原來包括了與各獨立權(quán)利要求相對應(yīng)但表達有差異的段落,可以把這些段落分別放在拷貝的各獨立權(quán)利要求之前,作為對各獨立權(quán)利要求的簡要介紹,即使二者略有重復(fù),也并無大礙,但至少能保持在實用新型內(nèi)容部分包括與各獨立權(quán)利要求全一致的內(nèi)容。
其次,如果在經(jīng)得委托人許可的情況下,把全部的從屬權(quán)利要求拷貝到實用新型內(nèi)容部分中,也是非常保險的處理方式。當(dāng)然在未經(jīng)委托人許可而不能進行此項操作的話,不拷貝也無防,畢竟當(dāng)前初審員對于這部分內(nèi)容的關(guān)注度是在持續(xù)下降的。
另外,關(guān)于實施方式部分,當(dāng)前初審員對于說明書和說明書附圖中的標記的審查也是比較認真的。對此,筆者建議對照說明書附圖閱讀實施方式,將實施方式中的涉及到的附圖標記用紅筆一一畫在說明書附圖上。這樣,說明書附圖中沒有被畫上圈的附圖標記(例如下圖中的標記75),就是在說明書附圖繪示了但在說明書中沒有記載的附圖標記。與此同時,在說明書附圖上找不到的附圖標記,剛好是說明書中有記載但是附圖中未繪示的附圖標記。通過這種查找方式,不恰當(dāng)?shù)母綀D標記一目了然。在發(fā)現(xiàn)這些目標之后,或者刪除說明書附圖中多余的附圖標記,或者刪除說明書中多余的附圖標記,或者在說明書附圖加注新的附圖標記,都是可以的。
關(guān)于說明書附圖:
對于實用新型審查員來說,畢竟只針對不需要檢索就能明顯判定不具有新穎性的情況進行審查,國家知識產(chǎn)權(quán)局的工作系統(tǒng),給實用新型審查員所開設(shè)的權(quán)限也比實審員會少一些,有一些初審員表示他們沒有權(quán)限操作系統(tǒng)中的附圖。
在這種情況下,如果在提出申請時,基于PCT條約第28/41條的規(guī)定,提交了修改的單獨的一張附圖的話,初審員可能沒有辦法將這張單獨的圖存取出來,再重新替換到說明書附圖當(dāng)中,筆者也確實接到過審查員這類的求助電話。
因此,筆者考慮,在提交實用新型專利申請時,在有修改的單頁附圖的情況下,*好能提交兩套附圖。一套是原始的說明書附圖,一套是替換了該單頁附圖的說明書附圖,這樣會方便初審員審查。另外,筆者也希望國家知識產(chǎn)權(quán)局給予初審員開設(shè)必要的權(quán)限,以方便操作。
結(jié)束語:
筆者相信,在以上幾方面多加關(guān)注,將會更有利于減少補正通知書的數(shù)量,促進實用新型專利申請的順利審查,對于縮短實用新型專利申請的審查周期也會有所幫助,為了中國專利事業(yè)而認真、努力,是每一名專利代理師一生的畢修課,謹以此文共勉。
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